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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張穎
在美國(guó)專利申請(qǐng)實(shí)踐中有一種官文是Restriction for Requirement。在美國(guó)專利申請(qǐng)中，Restriction for Requirement主要用于避免發(fā)明人在一個(gè)申請(qǐng)中保護(hù)多個(gè)發(fā)明點(diǎn)。然而出于申請(qǐng)費(fèi)用較高的考慮，發(fā)明人傾向于將多個(gè)不同的發(fā)明點(diǎn)寫入一個(gè)申請(qǐng)案件中。由于這樣會(huì)給審查員增加過度的負(fù)擔(dān)，專利局為了防止這種情況，Restriction for Requirement就產(chǎn)生了。
《美國(guó)專利審查程序手冊(cè)》802章中記載了“兩個(gè)或多個(gè)獨(dú)立的、有區(qū)別的發(fā)明不能存在于同一申請(qǐng)中，除非一個(gè)發(fā)明中沒有超過合理數(shù)量的多于一個(gè)的種類可以被具體記載在該發(fā)明的不同權(quán)利要求里，提供的申請(qǐng)要包括一個(gè)可授權(quán)權(quán)項(xiàng)，其和所有種類以及超出從權(quán)形式的種類相一致，或者包括相一致權(quán)利要求的所有限制”。如果審查員認(rèn)為申請(qǐng)中存在多個(gè)獨(dú)立、有區(qū)別的發(fā)明，就會(huì)發(fā)出Restriction for Requirement的審查意見通知書，要求申請(qǐng)人在多個(gè)發(fā)明中選擇一個(gè)加以保護(hù)。其出發(fā)點(diǎn)是為了不給審查員增加過多的檢索負(fù)擔(dān)。
具體在Restriction for Requirement的官文中，審查員會(huì)經(jīng)常要求申請(qǐng)人在不同組中選擇一組，或者在不同種類中選擇一種，這兩者有一定的區(qū)別。
在不同組中選擇一組的問題其實(shí)和中國(guó)專利審查中的單一性問題有點(diǎn)相似。中國(guó)《專利法》第三十一條規(guī)定，一件發(fā)明專利或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)僅限于一項(xiàng)發(fā)明專利或者實(shí)用新型專利。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明專利或者實(shí)用新型專利，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥Ｒ患庥^設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一種產(chǎn)品所使用的一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)。用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項(xiàng)以上的外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢??？梢?，如果審查員要求在不同組中選擇一組，通常表明不同組的權(quán)利要求技術(shù)方案差異很大。在實(shí)踐中，需要在不同組的權(quán)利要求中做出選擇的情況往往是不同的裝置之間，不同的方法之間，以及裝置和方法沒有一一對(duì)應(yīng)的情況下。
而在不同種類中選擇一種，是審查員要求限定權(quán)利要求而便于審查。一旦有可以被授權(quán)的主題，審查員會(huì)在發(fā)出授權(quán)通知書前重新審查其他被限定了的權(quán)利要求?？梢姡绻麑彶閱T要求在不同種類中選擇一種，通常表明不同種類的權(quán)利要求技術(shù)方案雖有差異，但不是特別大，依然在審查員可以考慮接受的范圍之內(nèi)。在實(shí)踐中，需要在不同種類的權(quán)利要求中做出選擇的情況往往是相互之間有一定聯(lián)系又沒有完全互相包括的裝置和方法之間。
當(dāng)答復(fù)美國(guó)審查員發(fā)出的Restriction for Requirement官文時(shí)，申請(qǐng)人無論是否認(rèn)可審查員的理由和結(jié)論，均必須在答復(fù)文件中選擇一組權(quán)利要求供審查員審查。如果申請(qǐng)人不同意審查員的理由和結(jié)論，可以在選擇了一組權(quán)利要求的同時(shí)，爭(zhēng)辯本申請(qǐng)權(quán)利要求不符合發(fā)出Restriction for Requirement的條件。
針對(duì)如何從多組權(quán)利要求中選擇出合適的一組權(quán)利要求的問題，建議盡可能地選擇范圍最大的那一組權(quán)利要求。如果后續(xù)審查員使用對(duì)比文件評(píng)述新創(chuàng)性，可以逐漸通過修改來縮小保護(hù)范圍以克服新創(chuàng)性問題。如果兩組權(quán)利要求的范圍是相互重疊的，建議申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要選擇被認(rèn)為是最重要、最有意義的一組權(quán)利要求。通常來說，如果需要在裝置和方法之間做出選擇，考慮到裝置一般是實(shí)物性、物理性的，后續(xù)在侵權(quán)調(diào)查等程序中容易取證比較，優(yōu)先考慮保護(hù)裝置。
選擇完之后，接下來就要考慮審查員指出的不同組或種類之間有沒有通過修改使其克服Restriction for Requirement的條件的可能性，如果能夠通過進(jìn)行幅度不大的修改使得不同組或種類的權(quán)利要求之間聯(lián)系緊密，克服審查員在通知書中指出的問題，則為上上策。
以筆者代理過的一個(gè)專利申請(qǐng)為例，該專利申請(qǐng)主要涉及MEMS壓力傳感器的結(jié)構(gòu)，在美國(guó)Restriction for Requirement官文中，審查員將當(dāng)前的權(quán)利要求分成兩組，每組又分為兩個(gè)種類：第一組關(guān)于裝置的權(quán)利要求，第一類權(quán)利要求27-36，第二類權(quán)利要求37-48；以及第二組關(guān)于方法的權(quán)利要求，第一類權(quán)利要求1-12，第二類權(quán)利要求13-26。
審查員指出第二組權(quán)利要求1-12、13-26所保護(hù)的方法和第一組權(quán)利要求27-36、37-48所保護(hù)的設(shè)備之間不屬于一個(gè)發(fā)明，因?yàn)榈诙M權(quán)利要求1-12、13-26所述方法可以用于制造不同的設(shè)備，第一組權(quán)利要求27-36、37-48所述設(shè)備可以用不同的方法制造。同時(shí)權(quán)利要求1-12的方法和權(quán)利要求13-26的方法又有所區(qū)別，權(quán)利要求27-36的設(shè)備和權(quán)利要求37-48的設(shè)備也有所區(qū)別。
面對(duì)該種情況，首先筆者仔細(xì)分析了一下四個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案，發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求1和權(quán)利要求13分屬于說明書中的兩個(gè)實(shí)施例，這兩個(gè)實(shí)施例有大量的相同技術(shù)特征，只是在基底設(shè)置的位置上有所不同，而這種基底位置設(shè)置的不同完全可以在從屬權(quán)利要求中體現(xiàn)而不必記載在獨(dú)立權(quán)利要求中。考慮到美國(guó)專利的修改限制相對(duì)沒有歐洲專利的修改限制那么嚴(yán)格，再結(jié)合說明書各個(gè)實(shí)施例之間的關(guān)聯(lián)，于是將權(quán)利要求1和13中的技術(shù)特征上位，即將權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“去除所述第二基底”刪除后作為一個(gè)新的獨(dú)立權(quán)利要求，原獨(dú)立權(quán)利要求1、13作為新的獨(dú)立權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求。以及用同樣的方式將權(quán)利要求37修改為權(quán)利要求27的從屬權(quán)利要求，即將權(quán)利要求37改為“所述第二襯底包括第二基底，以及所述壓敏電阻元件位于所述第二基底上或內(nèi)部”。這樣的修改幅度很小，沒有過多改變保護(hù)范圍，還能重新合理設(shè)置申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求，使得原本獨(dú)立的兩個(gè)方法和設(shè)備能夠統(tǒng)一。接著再爭(zhēng)辯方法權(quán)利要求和設(shè)備權(quán)利要求之間的對(duì)應(yīng)性，指出在設(shè)備權(quán)利要求具有授權(quán)前景的情況下，根據(jù)《美國(guó)專利審查程序手冊(cè)》806章05節(jié)（h）項(xiàng)的規(guī)定應(yīng)當(dāng)允許方法權(quán)利要求的重新加入。最終該修改方案被審查員接受，且由于審查員沒有檢索到可以評(píng)述本申請(qǐng)新創(chuàng)性的對(duì)比文件，本申請(qǐng)最終被授權(quán)。授權(quán)后的權(quán)利要求保護(hù)范圍相比于申請(qǐng)時(shí)的權(quán)利要求保護(hù)范圍其實(shí)更寬一點(diǎn)，有效的維護(hù)了申請(qǐng)人的利益。
爭(zhēng)辯的時(shí)候要注意，從美國(guó)專利代理經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，爭(zhēng)辯理由最好集中在“沒有增加審查員的檢索負(fù)擔(dān)”上，而不要爭(zhēng)辯哪些特征是相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。如果爭(zhēng)辯各組權(quán)利要求中哪些特征是“相同”或“相應(yīng)”的特定技術(shù)特征，可能會(huì)給后續(xù)無效、維權(quán)程序造成不必要的負(fù)面甚至致命的影響。當(dāng)然如果對(duì)權(quán)利要求有修改的話，一定要詳細(xì)給出修改依據(jù)，在說明書的具體出處，以增強(qiáng)說服審查員的力度。
在選擇了一組權(quán)利要求之后，申請(qǐng)人可以暫時(shí)撤回（withdrawn）其余組的權(quán)利要求，這些被撤回的權(quán)利要求組，可以在被選定的一組權(quán)利要求獲得授權(quán)后，重新加入到申請(qǐng)中。具體做法是，在其余獨(dú)立權(quán)利要求中補(bǔ)入經(jīng)審查被認(rèn)定具有專利性的特征。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，絕大部分的審查員會(huì)同意將其余組的權(quán)利要求經(jīng)修改重新加入到該申請(qǐng)中。
綜上，對(duì)美國(guó)專利審查中的Restriction for Requirement官文進(jìn)行了說明，并介紹了答復(fù)Restriction for Requirement官文的一些策略，希望對(duì)相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)者能有借鑒之用。
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