文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王雪

　　筆者注意到，在近來收到的審查意見通知書中，對于發(fā)明專利申請的權利要求的創(chuàng)造性評述中經(jīng)常出現(xiàn)這樣的表述:（某區(qū)別技術特征）……未取得預料不到的技術效果。因此，在對比文件X的基礎上結合對比文件Y和本領域常規(guī)技術手段得到權利要求xx所要求保護的技術方案，對于本領域技術人員來說是顯而易見的，該權利要求不具有突出的實質性特點和顯著的進步，因此不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

　　上述審查意見中使用了表述“預料不到的技術效果”。筆者注意到這樣的表述不同于《專利審查指南》（以下簡稱為“審查指南”）第二部分第四章第3.2.2節(jié)“顯著的進步的判斷”中在評價發(fā)明是否具有顯著的進步時所使用的表述“有益的技術效果”。

　　《中華人民共和國專利法》（以下簡稱為“專利法”）第二十二條第三款規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步。審查指南第二部分第四章第2.3節(jié)規(guī)定：發(fā)明有顯著的進步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術相比能夠產(chǎn)生有益的技術效果。此外，審查指南第二部分第四章第3.2.2節(jié)規(guī)定：在評價發(fā)明是否具有顯著的進步時，主要應當考慮是否具有有益的技術效果。

　　審查指南第二部分第四章第3.2.2節(jié)進一步規(guī)定：以下情況，通常應當認為發(fā)明具有“有益的技術效果”，具有顯著的進步：

　　(1) 發(fā)明與現(xiàn)有技術相比具有更好的技術效果，例如，質量改善、產(chǎn)量提高、節(jié)約能源、防治環(huán)境污染等；

　　(2) 發(fā)明提供了一種技術構思不同的技術方案，其技術效果能夠基本上達到現(xiàn)有技術的水平；

　　(3) 發(fā)明代表某種新技術發(fā)展趨勢；

　　(4) 盡管發(fā)明在某些方面有負面效果，但在其他方面具有明顯積極的技術效果。

　　相比較而言，關于表述“預料不到的技術效果”，通過查閱審查指南，我們可以看到表述“預料不到的技術效果”或者類似的表述“預料不到的用途或者效果”、“預料不到的效果”等共被使用了39次，分別出現(xiàn)在審查指南第二部分第四章“創(chuàng)造性”中第4.2節(jié)“組合發(fā)明”、第4.3節(jié)“選擇發(fā)明”、第4.4節(jié)“轉用發(fā)明”、第4.6.1節(jié)“要素關系改變的發(fā)明”、第4.6.2節(jié)“要素替代的發(fā)明”、第5.3節(jié)“發(fā)明取得了預料不到的技術效果”和第6.3節(jié)“對預料不到的技術效果的考慮”中；以及，審查指南第二部分第十章“關于化學領域發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定”中的第6.1節(jié)“化學物的創(chuàng)造性”、第6.2節(jié)“化學產(chǎn)品用途發(fā)明的創(chuàng)造性”、第9.4.2.1節(jié)“涉及遺傳工程的發(fā)明”和第9.4.2.2節(jié)“涉及微生物的發(fā)明”中。

　　其中，審查指南第二部分第四章第5.3節(jié)規(guī)定：發(fā)明取得了“預料不到的技術效果”，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術相比，其技術效果產(chǎn)生“質”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“ 質”的或者“ 量”的變化，對所屬技術領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。此外，審查指南第二部分第四章第6.3節(jié)規(guī)定：按照本章第5.3節(jié)中所述，如果發(fā)明與現(xiàn)有技術相比具有預料不到的技術效果，則不必再懷疑其技術方案是否具有突出的實質性特點，可以確定發(fā)明具備創(chuàng)造性。

　　顯然，在評價發(fā)明的創(chuàng)造性時，相比于“有益的技術效果”，采用“預料不到的技術效果”作為判定標準對于發(fā)明的要求更為嚴苛。因為“預料不到的技術效果”可能是要求發(fā)明的技術效果出乎預料地優(yōu)于現(xiàn)有技術，也可能是要求發(fā)明具有預料不到的性質。很明顯，判定是否取得了“預料不到的技術效果”時所要求的標準——“發(fā)明的技術效果出乎預料地優(yōu)于現(xiàn)有技術”——比判定是否具有“有益的技術效果”時所要求的標準——“發(fā)明與現(xiàn)有技術相比具有更好的技術效果”——更為嚴苛。而這種標準的轉換對于申請人而言是不公平的。因此，筆者認為，審查意見中在進行創(chuàng)造性評述時采用“是否取得了預料不到的技術效果”作為創(chuàng)造性評價標準的做法是值得商榷的。

　　對此，筆者注意到審查指南中也存在相關的規(guī)定。例如，作為審查創(chuàng)造性應當注意的問題，審查指南第二部分第四章第6.3節(jié)規(guī)定：應當注意的是，如果通過本章第3.2節(jié)中所述的方法，可以判斷出發(fā)明的技術方案對本領域的技術人員來說是非顯而易見的，且能夠產(chǎn)生“有益的技術效果”，則發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性，此種情況不應強調(diào)發(fā)明是否具有預料不到的技術效果。

　　根據(jù)審查指南的上述規(guī)定可以看出，“預料不到的技術效果”是判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的充分條件而非必要條件。具有預料不到的技術效果的發(fā)明具有創(chuàng)造性。但是不能僅以不具有“預料不到的技術效果”為由而得出發(fā)明不具有創(chuàng)造性的結論。

　　因此，筆者認為專利代理人在遇到諸如開篇所提及的審查意見時，完全可以不必拘泥于針對發(fā)明是否取得了“預料不到的技術效果”來進行答復，而仍舊可以根據(jù)審查指南第二部分第四章第3.2節(jié)的相關規(guī)定，在充分陳述發(fā)明的技術方案對本領域的技術人員來說是非顯而易見的且能夠產(chǎn)生“有益的技術效果”，因而發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步的基礎上，對發(fā)明的創(chuàng)造性進行爭辯。